神盾於無效請求程序中主張先前銷售產品為前案證據，成功撤銷指紋辨識相關專利
依據本網站先前曾報導「兩岸指紋辨識專利戰果，匯頂主張專利遭判無效」[參考1]，神盾向中國國家知識產權局提出無效請求，撤銷匯頂所擁有的指紋辨識相關CN201820937410.2號中國專利的所有權利要求項。其中值得注意的是於無效請求程序中，神盾成功主張早於此CN專利優先權日前的公開銷售產品「LG Nexus 5X手機」為前案證據12’，構成部分撤銷此CN專利之前案證據。本文說明神盾如何於無效請求中主張先前銷售產品為前案證據，並補充說明其他大陸事務所的可能相關實務作法。
神盾案：公證前案物證網購過程、公證前案物證行銷文章、前案物證實物
參考神盾所提無效請求審查決定書[參考２]，該審查決定的審查基礎是專利權人匯頂於2019年04月15日和2019年11月14日提交修改後的權利要求書，修正後權利要求第一項具體如下：
1. 一種屏下生物特徵識別裝置，其特徵在於，包括：
固定架；
顯示幕，所述顯示幕具有顯示區域；
生物特徵識別模組，所述生物特徵識別模組安裝到所述固定架，並通過所述固定架設置在所述
顯示幕的下方，其中，所述生物特徵識別模組的生物特徵採集區域位於所述顯示幕的顯示區域
之中；
所述屏下生物特徵識別裝置應用在終端設備，所述固定架為所述終端設備的中框；
所述中框在所述生物特徵識別模組的安裝區域形成有開孔；
所述生物特徵識別模組固定到所述中框的下表面位於所述開孔周圍的區域；
所述生物特徵識別模組通過所述中框與所述顯示幕進行非接觸式安裝固定，以在所述生物特徵
識別模組和所述顯示幕之間形成間隙。
以無效比對表來比對說明無效宣告請求審查決定書所載修改後權利要求第1項的部分無效理由如下：
依據筆者先前合作大陸事務所準備相關物證的實務經驗，推論此處所謂「拆封第43615號公證書所附的手機實物」可能做法為：當無效請求人委託事務所收到網購物證LG Nexus 5X 手機包裹後，會當著公證人員面前打開包裹，由事務所專利工程師拆解前案物證手機，拍攝「前置攝像頭固定於中框的下表面位於開孔周圍的區域」相關機構相片後，再彌封該LG手機物證到開庭時再拆封。然後公證人員依據相關相片製作公證書給事務所運用。
其他可能方案：Youtube手機拆解影片、網站時光機擷取維修網頁畫面
除了上述神盾案作法外，筆者先前合作大陸事務所也曾採取其他方案來準備先前技術物證，以本案的「LG Nexus 5X手機」中的「前置攝像頭固定於中框的下表面位於開孔周圍的區域」結構為例說明，筆者舉例說明補充其他大陸事務所可能的相關實務。
(1) Youtube手機拆解影片：
當著公證人員面前，以關鍵字LG nexus 5x disassembly或teardown搜尋Youtube獲得LG Nexus 5X手機拆解影片[參考3]，擷取下列相關螢幕畫面，據以製作說明前置鏡頭和中框開孔附近結合機構的公證書，並主張該影片上傳到Youtube日期2015年10月29日為此先前技術證據公開日。
圖、神盾於無效請求程序中主張先前銷售產品為前案證據，成功撤銷指紋辨識相關專利
(2) 網站時光機擷取拆解維修網站網頁畫面：
網路上有多個拆解維修網站，本文以維修網站iFixit為例說明，預先以以關鍵字LG nexus 5x檢索iFixit網站www.ifixit.com，得知該手機相關的維修拆解網頁網址為https://zh.ifixit.com/Teardown/Nexus+5X+Teardown/51318。
當著公證人員面前，操作進入網站時光機https://web.archive.org/ 網頁，搜尋上述網頁https://zh.ifixit.com/Teardown/Nexus+5X+Teardown/51318，得知該網頁共被記錄存檔13次，挑選任一次紀錄日期早於CN201820937410.2號中國專利優先權日期的庫存網頁畫面。
例如可擷取2016年4月20日下列庫存網頁畫面[參考4]，據以製作說明前置鏡頭和中框開孔附近結合機構的公證書，並主張該iFixit拆解網頁被網站時光機收錄庫存日期2016年4月20日為此先前技術證據公開日。
另外需補充說明，因為中國網路長城的限制，大陸事務所可能需要翻牆才能存取到上述網頁。但在公證書上又無法詳實記載事務所專利律師或工程師實施翻牆動作細節，因此大陸事務所可能會建議派員到香港事務所公證員面前進行上述境外網頁操作公證程序。
結語
(1) 如本網站先前訴訟報導「非實施專利實體Dual Sim控告華碩雙卡手機侵害已過期專利」專利權人會藉由參考被告產品維修手冊內容，來降低準備專利侵權比對分析所需的時間與金錢成本。類似地，被控侵權方也可檢索原告專利優先權日前便已經公開的產品拆解維修網頁資料，據以作為先前技術書證，來攻擊原告專利有效性。
(2) 對於一些產品上已經運用多年的細部機構設計，因為不是發明創新改良內容，反而可能未曾出現在任何專利申請案或公開技術手冊中；如此當廠商因為這些細部機構設計被控告專利侵害時，被控廠商往往會苦惱於無法找到公開發行且清楚揭露相關細部機構設計的公開文件作為專利無效請求的先前技術書證。或許可參考上述神盾無效請求案例做法，或本文補充說明的其他實務作法，被控侵權方能依據已知的先前技術物證，檢索到與物證相關且公開日期明確的網頁資料，順利地轉化為先前技術書證。(2810字；圖6)
參考資料：
[參考1] 兩岸指紋辨識專利戰果，匯頂主張專利遭判無效。科技產業資訊室 (iKnow)，2020/2/7。
[參考2] CN201820937410.2無效請求審查決定書 [下載]
[參考3] LG Nexus 5x Teardown – Disassembly & Assembly (LG-H790)
[參考4] Nexus 5X Teardown
[參考5] 非實施專利實體Dual Sim控告華碩雙卡手機侵害已過期專利。科技產業資訊室 (iKnow)，2020/2/7。
轉載自: 科技產業資訊室
